1、美國訴加拿大專利法違反 TRPIS 案 TRPIS 下的專利保護 最低期限一、案件基本事實與程序（一）磋商與設立專家組1999年5月6日，美國根據 WTO關于爭端解決規則與程序 的諒解（DSU中的相關規定，就加拿大現行專利法 第45條未能按TRPIS協定的要求為專利權提供最低保護期 的問題， 要求與加拿大進行磋商。 但雙方經磋商未果。 于是， 美國于1999年6月15日向WT飾端解決機構（DSB 一提 出了申請，要求成立專家組對爭端進行調查和審理。美國認為，按照 TRPIS協定第65條的規定，所有發達國家 包括加拿大，應于1996年月11日起開始實施其在 TRPIS協 定項下的各項義務。根據

2、TRPIS協定第33條和第70條的要 求，WTO&成員方自TRPIS協定實施之日起，應對在 TRIPS 實施之日所有尚存續的專利給予最低保護期即保護期自專利提交之日起不少于 20 年。然而，根據加拿大現行專利法第 45 條的規定，凡在1989 年以前申請并獲取的專利權，其保護期限為自專利權授予之日起17 年。美國認為， 自專利權授予之日起保護 17 年與自專利申請提交之日起保護 20 年是兩個完全不同的概念，因為按照加拿大現行專利法第 45 條的規定，凡在1989 年以前申請并獲取的專利權，其保護期限為自專利權授予之日起17 年，這顯然與至少 20 年保護期的要求相違背。因此，加拿大現

3、行專利法第45條與TRIPS協定第33條和第70條規定的各成員方應當承擔的義務是不一致的。美國還提供了一系列的調查數據，說明由于加拿大未能履行TRIPS協定項下的義務，而給許多在加拿大境內獲取專利權的美國擁有者造成了巨大的損失。據美國統計， 在加拿大境內提交的專利申請中有近50來自美國的申請人，而且約有33000 多美國專利權擁有者所享有的專利保護期不足20 年。例如，美國 Pfizer 公司擁有一項藥品專利，如果根據加拿大現行專利法第 45 條的規定，該項專利于1999年8月失效，而若按照TRPIS協定第33條的規定，該項專利則直至2000 年 10 月份才會失效，這中間的差距達 14 個月

4、之多，給專利人帶來了巨大經濟損失。應美國的要求，DSB受理了此案，并于1999年9月成立了專家組對該案進行調查和審理。后由于美國認為如果不對本案加速審理的話，將會導致一些專利權的保護期過早期滿，從而使專利權人在爭端解決的過程中遭受損失。因此，美國于1999 年 10 月 22 日向爭端解決機構提交了申請， 要求按同 關于爭端解決規則與程序的諒解第 49 條的規定加速對本案的調查和審理。專家組接受了該申請，并制定了審理該案的最低期限，表示在美國和加拿大雙方進行實質性會談后盡快提出專家組報告。（二）家組的裁決及理由專家組經過調查后提出報告，認為加拿大現行專利法第 45條沒有按照TRIPS協定第33

5、條的要求，為專利提供自專利申請之日起至少不少于 20 年的保護期限， 因而違反了 TRIPS協定項下成員方的的義務。 2000 年 10 月 12 日， 爭端解決機構通過了專家組報告，建議加拿大立即對其現行專利法進行修改，使之與 WTO勺相關協定和TRPIS協定的規定和要求相一致，以避免使許多在加拿大境內取得的專利權的保護期過早期滿。（三）上訴加拿大對專家組的報告不服，上訴至WTOt訴機構，上訴機構在審理后仍然認為：加拿大有義務對截至 1996 年 1 月 1日尚存續的所有專利權提供TRPIS協定第33條要求的最低保護。加拿大現行專利法第 45 條未能對專利提供至少20年的保護期，因而違反了

6、TRIPS協定第33條的規定。爭端解決機構仍建議加拿大立即修改現行專利法，使之與TRPIS協定的要求保持一致。二、該案涉及的WT現則與相關制度 本案屬于WT誠員方之間在實施TRPIS協定過程中產生的糾紛。TRPIS是烏拉圭回合談判中所達成的一項新的重要協定。該協定為 WTOlr體成員方制定了一系列統一的知識產權保護的最低標準，其目的在于協調一個成員方的知識產權政策與立法，從而進一步加強對知識產權的法律保護。本案的爭端主要是加拿大現行專利法第45條是否與TRPIS第33條的規定相一致的問題。根據TRPIS第65條的規定，所有 WTCM員方，不論是發達 國家還是發展中國國家，均應當于建立WTO勺協

7、定正式生效之日起（ 1995 年 1 月 1 日起）一年后（ 1996 年 1 月 1 日）開始實施TRPIS 的各項規定（但發展中國家享有更長的過渡期）。按照第 65 條的規定，所有發達國家（包括加拿大）應于1996年1月1日起開始實施 TRIPS協定規定的各 項義務。雙方爭端的焦點集中在對 TRIPS協定第70條和第 33 條的理解、解釋和適用問題上。（一）如何解釋和適用TRIPS協定第70條第1款和第2款的規定TRIPS協定第70條第1款規定：本協定并不使成員方對本協定實施之日以前所發生的行為（ acts ）承擔義務；該條第 2 款規定：除本協定另有規定外，本協定成員方均應對本協定實施之

8、日所有尚存續的客體承擔義務。所謂尚存續的客體包括在本協定生效之日在成員方受保護的客體，或者符合或者以后將符合本協定規定的保護條件的客體。在本案中，美國和加拿大對上述兩條的理解和適用存在著嚴重的分歧。美國堅持在本案中應該適用第 70 條第 2 款的規定，并認為第 70 條第 2 款中所規定的“尚存續”“受保護的客體”應當包括所有在 1996 年 1 月 1 日當日仍存在和受保護的專利，其中應該包括1996 年以前依據加拿大舊專利法所獲取的專利權。而加拿大則首先根據TRIPS協定第70 條第 1 款堅持認為：由于第 70 條第 1 款確立了無溯及力的原則，因此該條事實上將在1996 年 1 月 l

9、 日以前根據加拿大舊專利法所獲取的那部分專利排除在TRIPS協定實施的對象之外。因此，對這部分專利，加拿大不應當承擔TRIPS協定第33條規定的義務。這里關鍵在于如何理解和解釋第 70 條第 1 款中規定的“協定實施之日以前所發生的行為”和第 70 條第 2 款規定的“協定實施之日所有尚存續的客體”。專家組認為，對于 1996 年 1 月 1 日根據加拿大舊專利法獲取的專利應當適用TRIPS第70條第2款的規定，而不能適用第 70 條第 1 款的規定。其理由是，專家組認為第 70 條第 1 款中所排除的僅僅是“行為”（ acts ），該條并沒有將尚存續的“權利”（ rights ）排除在外。盡

10、管這些權利有的是由在 TRIPS協定實施之前，即1996年1月1 日以前的行為獲取的。但在TRIPS協定實施之日對這些權利的保護并沒有停止，因此，作為WT誠員方，加拿大有義務按照TRIPS協定第70條第2款的規定，對 TRIPS協定實施 之日 （ 1996 年 1 月 1 日） 所有尚存續的專利權履行保護義務。（二）如何理解 TRIPS協定第33條的規定在明確了加拿大應對1996 年 1 月 1 日當日所有尚存續的專利權履行TRIPS協定所規定的保護義務之后，判斷加拿大現行專利法第45條是否與TRIPS第33條相違背的關鍵則在于如何理解第 33 條。TRIPS協定第33條是這樣規定的：（為專利

11、）提供的保護期不得在自專利申請提交之日起計算滿 20 年以前終止（ Theterm of protection available shall not end before theexpiration of a period of twenty years counted from the filing date. ）。美國和加拿大在對第 33 條的理解上再次出現了很大的分歧。美國認為TRIPS協定第33條事實上規定了 WT誠員方對專利權提供保護的最低標準，應當理解為自專利申請提交之日起不少于 20 年，而加拿大現行專利法第 45 條提供的保護期只有17年，這顯然違反了 TRIPS第33條的要

12、求。由于加拿大違反了第 33 條規定的義務，從而給眾多美國專利權所有人造成了巨大經濟損失。加拿大辯稱：從文字上看，TRPIS協定第33條中并沒有“不得少于 20 年”的文字表述，因而，該條只能理解為保護期限不得少于自專利申請提交之月起計算滿 20 年以前終止，而其現行專利法第 45 條并沒有要求保護期應于提交申請之日起計算20 年以前終止，因此，現行專利法第 45條與TRIPS協定第33條并沒有實質區別。因為按照其現行的專利法第45 來的規定，加拿大對這些專利權的保護事實上相當于或者超過了自申請提交之日起20 年。因為在加拿大，一項專利從提交申請到最終獲批準通常要用 3 年到5 年的時間，所以

13、，如果一項專利自專利授予之日起保護 17年，再加上專利申請提交到批準所需要的 3 年到 5 年時間，事實上加拿大專利法第45 條提供的保護期相當于甚至超過了自提交專利申請之日起20 年的期限。也就是說，按照加拿大現行專利法第45 條的規定，一項專利權的保護期事實上不會在自專利申請提交之日起計算20 年內終止，這完全與TRIPS協定第33條的要求相一致。同時加拿大還申辯說，在加拿大，專利申情人完全可以在專利審查過程中通過非正式的拖延或強制拖延的做法來延長專利審查過程，從而可以獲得自專利申提交之日起不低于 20 年的保護期。但美國反駁道，即使按照加拿大的說法，那么在一項專利提交專利申請之后在 3

14、年以內就獲得批準授予的情況下，該項專利的保護期自專利申請提交之日起算事實上不滿 20 年。專家組認為，盡管 TRIPS協定第33條從文字上看并沒有直接的“不少于20年”的文字表述，但將TRIPS協定第33條和第 1 條第 1 款結合起來理解時，就不難看出第 33 條事實上是為WTC各成員方規定了對專利權保護的最低標準一一即自專利申請提交之日起保護期應不少于 20 年。專家組認為，既然按照加拿大現行專利法第 45 條的規定其保護期限可能自專利申請提交之日起20 年以前終止或不足20 年，那么第45條就違反了 TRIPS協定第33條的規定。更何況據統計，截至 2000 年 1 月 1 日，約有 6

15、6936 項專利的保護期將在自專利申請提交之日起20 年內期滿。因此，專家組認為，加拿大現行專利法第 45 條不僅從文字上而且在事實上違反了 TRIPS協定第33條的規定。止匕外，專家組注意到，盡管加拿大可以通過申請遲延審查等策略事實上獲得自專利申請提交之自起超過20 年的保護期，而且加拿大稱這種申請從來沒被拒絕過，但專家組認為由于遲延審查的申請畢竟要由加拿大專利局批準同意與否，因此，與TRPIS協定要求各成員方應對專利權提供自專利申請之日起至少 20 年的保護義務是不同的。換句話說，獲取至少 20 年的保護期是權利人本來就應當享有的權利，這種權利根本無需專利局批準。加拿大現行專利法第 45

16、條未能保證專利權所有人享有至少20年的保護期的權利，因此與TRPIS協定的要求是不一致的。從本案我們可以看由，應將 TRIPS協定第70條第2款應當 理解為：WTCM員方應當對所有在其開始實施 TRIPS協定起尚存續的專利權履行 TRIPS協定規定的成員方義務，盡管有 些權利是由TRIPS協定實施之前的行為而獲取的。對 TRPIS第 33 條，應當理解為：第 33 條要求個成員方對專利權提供 的最低保護期為自專利申請提交之日起至少 20 年。三、該案的啟示本案屬于 WT誠員方之間在貫徹實施 TRPIS過程中產生的糾紛。TRPIS是烏拉圭回合談判中所達成的一項新的重要協定。該協定為 WT集體成員方制定了一系列統一的知識產權保護的最低標準，其目的在于協調一個成員方的知識產權政策與立法，從而進一步加強對知識產權的法律保護。從本案中我們可以看由包括TRIPS協定在內的 WTOt律制度本身具有一定的模糊性和原則性，這為各國從其自身利益出發進行有利自身的解釋和適用提供了條件，同時也容易滋生國際爭端，這些爭端不僅發生在發達國家和發展中國家之間，而且在發達國家之間也時有發生。但是 TRIPS協定的可貴之處就在于它不僅在知識產權保護方面提供