1、美國所獨有的專利權的不可強制執行在中國的專利訴訟中，被控侵權人常用的抗辯一般有專利權無效，不構成侵權，先用權，公知技術等。而在美國卻有一個獨特的，中國所沒有的抗辯形式，即主張專利權的不可強制執行。所謂專利權的不可強制執行，也就是雖然此專利的法律狀態是有效的，但是法院不會再強制執行它。專利權不可強制執行的抗辯不是基于美國的成文法，而是源于美國的專利司法判例。基于此抗辯，被控專利侵權人在專利訴訟中，可以以專利權人在專利申請過程中有違反衡平原則的行為而主張專利權不可強制執行。違反衡平原則行為的相關規定由于在美國專利商標局的專利審查是單方面的程序，通常，審查員只是在有限時間內通過自己進行前案檢索所獲得

2、的信息來確定專利申請的可專利性。而大多情況下，發明人或申請人其實最了解專利申請的相關前案信息。因此，為了保護公眾的利益，美國專利商標局將申請人有披露告知的義務，以及坦白和誠實的道德標準的相應規定寫進聯邦行政法規匯編和美國專利審查指南的 600 章和 2000 章中。現將聯邦行政法規匯編第37 編，第 56 條部分摘錄翻譯如下“每個參與到專利申請及審查過程相關的人均負有對專利局坦白誠實之義務，其中包括揭露他她所知道的與可專利性實質相關的信息之義務”；“符合以下條件之信息將被認為與可專利性實質相關a) 該信息本身或與其他信息結合可以初步的判定專利權利要求的不可專利性b) 該信息推翻了申請人關于可專

3、利性的主張或與其主張不一致，或該信息推翻了申請人曾反駁專利局所作不具專利性之理由或與該反駁理由不一致”；“所謂與專利申請及審查過程相關的人包括a) 該專利申請的每一個發明人；b) 每位準備或從事該專利申請之代理人或律師；c) 其他每個實質上參與準備該專利申請的人，以及與發明人，受讓人相關的人，或任何對該專利申請讓予負有義務之人”。因此，若申請人在專利申請的審查中，沒有盡到上述披露告知的義務，違背直率和誠實的道德標準，便可能被視為有違反衡平原則的行為。判斷是否違反衡平原則行為的通常需要考慮兩個要素即遺漏的信息是否是與可專利性實質相關的信息和申請人的行為是否為 “故意”誤導專利局。1 與可專利性實

4、質相關的信息與可專利性實質相關的信息，是指專利審查過程中可能會影響其可專利性或者揭露了審查員在審查專利時所重點關注的特征。其中，專利的審查過程包括新申請的審查過程，專利的再審查過程及再公告審查過程。專利申請人的揭露義務不僅限于申請人知曉的前案，還包括其他所有與專利的可專利性相關的信息，包括訴訟信息。根據美國專利審查指南，其中的訴訟包括涉案專利被提起無效的訴訟及指控該專利申請人欺騙或違反衡平原則行為的訴訟。例如，在Critikon vs.Becton Dickinson案例中，由于Critikon公司沒有在其專利再審查過程中盡到揭露涉及其專利的無效訴訟信息的義務，其專利被聯邦巡回法院裁決為不可強

5、制執行。聯邦巡回法院審理后，判決Critikon公司的專利不可實施，因為Critikon公司在專利審查過程中存在違反衡平原則的行為。該違反衡平原則的行為為Critikon公司在其Lemiuex 專利的再公告審查過程中沒有揭露與Lem-uex 專利相關的無效訴訟。而該無效訴訟中涉及的專利 (Mcdonald 專利 ) 與 Lemiuex 專利的專利性實質相關， 且該未揭露行為可被推斷為存在誤導的故意。該案例中地區法院與聯邦巡回法院的主要爭議點在于訴訟中涉及的McdonaId 專利是否是與 Lamiuax 專利的可專利性實質相關的信息。地方法院認為Mcdonald 專利不是實質相關的是因為該專利與

6、涉案專利實質上不同。但是聯邦法院認為，Mcdonald 專利揭示了兩個重要特征，而該兩個重要特征正是審查員在審查專利時重點考慮的特征，雖然該兩個特征應用在兩個完全不同的裝置中，但也不能因此認定該Mcdonald 專利不是與可專利性實質相關的信息。而根據 MPEP§ 20006(c)(2005)，在 Reissue 案件的審查過程中， 如果該專利被提起無效審查，則該無效案件中用來無效該專利的前案對于該專利的再公告審查就是可專利性實質相關的信息。該案例中， 聯邦法院最終判決專利有效，即 McdoRald 專利不足以無效Lemiuex 專利，卻被認為是與 Lemiuex 專利的可專利性實質

7、相關的信息。由此可見，美國專利法中對于信息是否是實質相關的，評判的標準相對較為寬泛，不能簡單地因為該信息不會影響該專利的可專利性，就武斷地認為該信息不是實質相關的。2故意雖然違反衡平原則并不像欺詐必須要有嚴格的證據證明前寨相關性及申請人主觀故意，但是僅僅證明申請人存在簡單疏忽，偶然失察及錯誤判斷并不足以導致專利權的不可強制執行。然而，申請人的行為是“故意” ，還是無意的簡單疏忽，偶然失察，其中判斷的標準該如何拿捏呢 ?“故意”通常是由證據推理證明而認定的，并不必須有發明人或代理律師的供認。但是必須要有與“故意”相關的證據，盡管這個證據不必是直接證據，可以是從專利權人的行為推斷而來， 例如，輕率

8、的忽視， 明顯的疏忽。 但是，“故意” 誤導不能僅僅從裁定疏忽而認定，專利權人的主觀誠實是一個可以考慮的因素。 “在 Kinsdown 案中法官認為推斷”故意“有賴于案件總體情況， 包括 ( 專利權人 ) 過失本質及過失的程度， 以及是否存在主觀善意。 在 Allen Archery 案中，發明人及其專利律師辯稱，完全是出于善意，他們認為前案與涉案專利的新穎性及創造性無關，因此，沒有提交給專利局。但是，判斷前案是否與涉案專利的新穎性或創造性相關，應當從最大范圍去解釋權利要求，以免產生誤判。“實質相關性” 與“故意” 并非完全分離的相關性越高， 則判定違反衡平原則所需的 “故意”程度越低。當專利

9、權人面對相關性非常高的前案，并且有明確證據表明專利權人知道或應當知道這件前案的相關性時， “善意的誤判” 這一理由難以阻止 “故意” 誤導的認定。 因此，在這種情形下單純一味否認“故意”是沒有用的。一般來說，扣繳或隱藏用來核駁相對應的外國申請 ( 指非美國申請 ) 的前案是被認定“故意”的重要事實因素。因此，若有對應的中國專利在審查過程中被中國專利局找到的前案核駁，申請人應當及時向美國專利局提交相關的前案，以避免該美國專利申請在后續過程中被判為不可強制執行。另外，發明人之前生產的產品若有銷售行為，而沒有向專利局如實披露該產品，盡管該產品并不是與專利申請完全相同，但揭示了該專利區別于前案的重要技

10、術特征，也會造成“故意”誤導專利局的后果。當然，弄虛造假的行為比隱藏信息更容易判定為 “故意”。專利申請人提交非英文的前案或文獻信息時，僅僅翻譯相關性較小的那部分，有可能誤導審查員使其認為該前案之相關性較小，將造成“推斷隱藏”。是否廢除專利權不可強制作執行的抗辯的討論考慮到美國約束違反衡平原則的行為制度的正面意義， 在中國有些學者也呼吁效仿美國，建立相關的申請人披露告知制度。而實際上，目前在美國專利法的改革提議討論中，美國專利業界也正在對是否應該廢除因違反衡平原則的行為而主張專利權不可強制執行的抗辯進行激烈的討論。美國國家科學院也曾為美國專利法的改革提議撰文，建議廢除以專利權人在專利申請過程中

11、有違反衡平原則的行為而主張專利權不可強制執行的抗辯。建議廢除者主要的原因有(1) 沒有明確的客觀標準可以來界定哪些行為是違反衡平原則的行為，違反衡平原則的行為的判斷是基于特定事實的個人主觀判斷；(2) 法院對申請人披露告知義務的要求是難以達到的最高程度的坦白誠實；(3) 對于兩要素 “與可專利性實質相關的信息” 和“故意” 的標準沒有清晰明確的界定； (4) 美國聯邦巡回法院也指出不可強制執行的抗辯已經如瘟疫一樣過渡濫用，不僅增加了訴訟的成本也降低了訴訟效率。不過，近日美國律師協會的知識產權部在寫給參議院司法委員會的美國專利法的改革提議中仍然建議違反衡平原則的行為而主張專利權不可強制執行的抗辯

12、制度應該進一步修訂改善并保留下來。美國專利業界尚且還在檢討設立披露告知義務的法律意義與實際效果，并對進一步修改完善違反衡平原則的行為的認定標準莫衷一是，因此，對于效仿美國建立我國自己相關制度的呼吁，筆者認為還要三思而后行。而且，我國和美國的司法制度、訴訟程序，司法理念，法治發展現狀都有明顯的差異和差距。例如，中國沒有美國的在審理前的調查取證程序，在中國被控侵權方很難獲得專利權人違反衡平原則的行為的證據。而在美國，被控侵權方可以利用此調查取證程序對專利權人一方的證人，物證以及其他信息進行調查。從而掌握專利權人在獲取專利的過程中是否有違反衡平原則的行為的證據。中國的專利業者在處理美國專利申請時應當

13、注意的一些問題下面筆者簡要介紹一下中國的專利業者在處理美國專利申請時，為避免違反衡平原則應當注意的一些問題。1 所有相關人員都有披露告知義務除了發明人之外，任何參與到美國專利申請文件的準備，送件和答辯過程的個人都有上述揭露義務。比如，美國申請的撰寫者、核稿人、送件的專利代理人都必須把其所得知的任何相關公開出版物，專利、專利申請公開，以及其他該發明在美國的公開使用，或銷售活動告知審查員。2 確認所有發明人都是真正的發明人以下兩種情況發明人身份上的錯誤都可能導致專利無法實施(1) 發明人名單里至少有一個不是真正的發明人，或者(2) 如果有至少一個真正的發明人沒有出現在發明人名單中。3 注意企業狀態

14、的變化對于向美國專利商標局提出專利申請時的企業狀態是小企業時，如果隨后，無論是審查當中還是專利授權后，當企業已經發展為大企業時，應當及時根據大企業繳納各種費用。4 避免任何虛假陳述在審查過程中，有時發明人可能會為克服駁回，而出示一些證據或者作出宣誓聲明克服前案，但是要避免任何虛假證明或虛假陳述。5 向發明人確認美國專利申請中是否已經揭露了最佳的實施例在美國專利申請中，故意隱藏最佳的實施例也可能會導致專利無法實施。6 告知美國專利商標局其他的相關同時處于審查中的申請如果申請人在美國同時有其他的一些與本發明相關的的申請，而且這些申請的內容與本申請的可專利性實質相關的，那么，發明人也有義務把這些申請

15、的信息告知審查員。7 發明人的宣誓書應確認后簽字發明人應當在閱讀，并理解宣誓書而且認可之后才簽字。如果發明人不能閱讀或理解英文，應該提供發明人相應的中文的版本，以解釋英文版本的宣誓書的內容。8 中國審查員在專利審查過程中引用的前案的揭露如果中國審查員在審查與美國申請相對應的中國專利申請時，引用了一些前案。那么，這些前案也應當告知美國的審查員。注意不論該美國申請是否主張了相應的中文申請的優先權，只要中國申請的內容對美國申請的可專利性有影響，那么，發明人就有上述告知義務。同樣，如果同時還有與美國申請相對應的其他國家的專利申請，例如，日本專利申請、韓國專利申請，那么，這些他國審查員在審查中所引用的前案也應當告知美國的審查員。9 非英文的前案需要翻譯或者提供相關性簡要說明如果告知美國審查員的前案是非英文的，例如，中國審查員在審查相對應的中國專利申請時引用的是中文的前案，那么，要么提供一個簡要說明闡述該前案與美國專利申請的相關性，要么提供該中文前案的英文翻譯，或者提供在