1、外觀設計專利權與在先權利沖突解決途徑的思考    內容提要：在知識產權領域權利沖突是個錯綜復雜的題目，表現形式多樣，并且由此帶來的糾紛時有發生，多年來人們一直在探討權利沖突的解決機制。在專利領域中，這一現象主要體現在外觀設計專利權中，新專利法在外觀設計專利授權的條件中，增加了保護在先權利的明確規定，但在實施細則的有關規定中，對權利沖突解決程序的設置，給在先權利人維護其正當權益帶來明顯的不便和麻煩，這其中存在著立法上的紕漏，值得分析和思考。一、外觀設計專利權與在先權利沖突解決的法律依據專利法所稱的外觀設計，是指對產品的外形、圖案、色彩或者其結合所作出的富有

2、美感并適于產業上應用的新設計。它通過造型與圖案。造型與色彩、圖案與色彩的結合，構成對產品外形三維空間的造型設計或者二維平面設計。在我國，申請專利的外觀設計主要是產品的外表和平面的包裝袋。實踐中，較為常見的情況是，外觀設計專利申請人未經許可將他人創作的美術作品圖案、他人的注冊商標、他人已使用在商品上的特有的圖案、裝潢作為自己的產品外觀設計的一部分或全部，往申請專利。當獲得專利權后，相對于同一客體，不同主體享有的不同權利就相互沖突，在行使權利時，必然造成糾紛。原專利法中并沒有處理外觀設計與相關權利沖突的明文規定，但該法第5條有“對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造，不授予專利權”的規

3、定，表明申請人要獲得專利權，但不得違反其他有關的法律、法規，不得侵犯受有關法律保護的民事權利。該規定體現了現代法制社會應當遵循的一項基本原則任何權利的取得與行使都應該以不損害公共利益為條件，即權利的正當性。外觀設計專利權的取得也應該遵循這樣的原則。但這一規定又比較籠統，實踐中不易為人們正確地熟悉和具體把握。在先權利人依該規定會撤銷授權專利，也缺乏一定的操縱性。新專利法23條在外觀設計授權條件中，增加了“不得與他人在先取得的正當權利相沖突”的規定，夸大了對在先權利的保護，為解決這類沖突提供了明確的法律依據，這是立法上的一大進步。正當權利包括什么？最高人民法院司法解釋第16條指出，專利法第23條所

4、稱的在先取得的正當權利包括：商標權、著作權、企業名稱權。肖像權、著名商品特有包裝或者裝潢使用權等。何謂在先取得？所謂在先取得，是指該權利的產生之日早于外觀設計專利的申請日。假如商標權、著作權等權利的取得之日晚于外觀設計的申請日，則不影響外觀設計專利權的授予。根據法律規定，各種民事權利的取得條件不同：商標權，需要通過注冊取得；企業名稱權，需要通過登記取得；著作權，權利自動產生，作品完成之日權利即取得；肖像權，作為一種人格權，權利自人出生即取得；著名商品特有的包裝、裝潢使用權，權利因該商品在相關消費者中成為著名商品，其包裝、裝潢成為該著名商品的明顯區別性標志時權利即產生。正當權利是否為在先取得，對

5、于商標權和企業名稱權判定較輕易，只要有國家工商總局商標局頒發的商標注冊證或各級工商局頒發的企業登記證即可證實。著作權的判定有些難度，需要對當事人提供的權利證據進行分析判定。著名商品特有的包裝、裝潢使用權判定則比較復雜，需要根據較充分的證據作出一些主觀判定。作甚權利沖突？上述各種民事權利是特定主體享有的專有權利；受法律保護。商標經核準注冊后，可以禁止他人在相同或者類似的商品上使用，同時將與注冊商標相同或近似的文字、圖形作為商品名稱或商品裝潢使用，并足以造成誤認的，也是不答應的。著作權自作品完成后產生，除法律另有規定外，他人使用其作品應當取得著作權人的許可并支付報酬。公民的肖像權受民法通則保護，未

6、經本人同意，他人不得為經營目的使用其肖像。企業名稱權，受民法通則、企業名稱登記治理規定、反不正當競爭法等保護，企業名稱經核準登記后在行政區劃范圍內享有專用權，經營者“擅自使用他人的企業名稱或者姓名，引人誤以為是他人的商品”構成不正當競爭行為。同時，“拒自使用著名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與著名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人著名商品相混淆”的，也為不正當競爭行為。總之，在外觀設計專利申請日以前，特定主體的民事權利已依法形成，有權禁止他人擅自行使。而違反法律的有關規定，以侵犯他人的專有權利為條件，往獲得專利保護，則構成權利沖突。而在先權利人有權依法制止這種行為，維護自己的正當權益

7、。可以說，解決權利沖突的法律依據是充分的、明確的。二、解決權利沖突的途徑及存在的題目當外觀設計專利權與在先權利發生沖突時，在先權利人如何運用相關程序最大限度維護自身的正當權益？首先，可以通過行政途徑或司法途徑解決侵權糾紛，制止侵權，并得到相應的救濟。其次，可以向專利復審委員會請求宣告該外觀設計專利無效，使該項專利權回于喪失。由于外觀設計專利權的授與，是不經過實質審查的，所以是否與他人在先的正當權利相沖突，在審批過程中是難以發現的。專利法設置無效宣告程序的目的，在于通過社會公眾的監視，及時糾正專利授權中的失誤，確保專利的質量，維護其他發明人和社會公眾的利益。這兩種途徑，所達到的目的各有側重，相互

8、獨立，在先權利人可以同時采用，也可以選擇其一進行，但假如能左右開弓，對自己權益的保護，無疑是最為充分的。但專利法實施細則第65條中新增加了一款，規定：“以授予專利權的外觀設計與他人在先取得的正當權利相沖突為理由請求宣告外觀設計專利權無效，但是未提交生效的能夠證實權利沖突的處理決定或者判決的，專利復審委員會不予受理。”這一規定是從專利復審委員會審理工作將面臨的實際題目出發的。 當以外觀設計專利權與他人在先取得的正當權利相沖突為理由提出無效宣告時，專利復審委員會會碰到這樣一些復雜的題目，比如，如何確認有關在先權利主體資格和權利的有效性。如前所述諸種民事權利，其是否為在先取得，對于有些權利比較輕易進

9、行判定，如商標權和企業名稱權，其權利主體和生效日期都有確定的途徑予以確認；對于著作權來說，則需要確認有關作品是什么時候完成的？是否為請求人的作品？外觀設計的設計方案是不是剽竊、盜用了著作權人的作品？假如專利申請人獨立完成的設計與他人的作品偶合雷同，應如何處理？對于著名商品特有的包裝、裝潢使用權，專利復審委員要認定是否為“著名商品”，是否會造成混淆，涉及到對反不正當競爭法的理解和運用。因此，當以權利沖突為理由而請求宣告一份外觀設計專利權無效時，專利復審委員會的審理工作要涉及多方面題目，頭緒紛繁。專利復審委員會審查員必須熟悉其他法律，法規，才能作出正確的認定。這一點與以缺乏新奇性為理由請求宣告一項

10、外觀設計專利無效的確是不同的。這無疑加大了復審委員會工作的難度。所以，基于上述考慮，專利法實施細則第六十五條第三款將在先權利人進行訴訟或行政處理作為請求無效宣告的必經的前置程序。從一方面看，使專利復審委員會的無效審理工作比較順暢，減輕了有關壓力，但從另一方面看，使權利沖突的解決程序變得更加復雜和繁瑣。也帶來一些不利的后果，值得深思。1、專利復審委員會在當事人未能提交生效的法院判決和行政機關的處理決定時，對無效宣告請求不予受理，無效請求人也無法就專利復審委員會的不予受理行為提起行政訴訟，使得以權利沖突為理由要求宣告外觀設計專利無效這一規定，由于附加條件的增設而會流于形式。2、確認權利沖突可以通過

11、司法程序或行政處理程序，而不論法院還是行政治理機關均無法作出一項外觀設計專利權與其他權利是否存在沖突的確認之訴的結論，只就當事人提起的侵權之訴或請求作出結論判決或者決定。在這里，當事人之間達成和解協議，或者在法院主持下達成調解協議似乎也不可以。從而，加劇了當事人之間的對抗情緒，激化矛盾。3、解決權利沖突的途徑多樣化，執法水平不一，法律有些規定尚不明確，是否構成沖突，難以認定。假如在先享有的是商標權，企業名稱權，著名商品特有包裝、裝潢使用權，權利人可以申請縣級以上工商行政治理部分處理，也可以直接向法院起訴。假如在先享有的是著作權，著作權人可以請求著作權行政治理部分處理，也可以直接向法院起訴。假如

12、在先享有的是肖像權。權利人可以直接向法院起訴。假如獲得專利的外觀設計產品已實施，在先權利人主張權利，要求制止侵權，尚可認定，假如僅是申請并獲得專利，專利權人并未實施該專利，是否構成對在先權利的侵犯，在相關法律中尚未有明確規定。外觀設計專利權與在先權利沖突是否構成對在先權利的侵權是一個值得研究的題目。一項在先正當權利是否被侵害，要看該項權利法定的權利范圍，總之，在先權利人要獲得“證實權利沖突的處理決定或者判決”，并不是一件輕易的事情，并且要耗費大量的時間、精力。4、程序設置的繁瑣、重復，增加了當事人的維權本錢，并使司法資源浪費。即使在先權利人通過行政程序認定了權利沖突，并據此請求宣告該專利無效，

13、專利復審委員會經審查并作出決定后，按照專利法如條的規定，當事人還可以提起行政訴訟。“這樣，一個權利沖突解決機制中不僅包含著兩個行政程序（行政處理十無效宣告），若當事人對行政處理決定不服或無效宣告請求不服，還可能會衍生出兩次行政訴訟才能終極解決”如此繁瑣、漫長的過程，怎能不使人看而生畏呢？假如在先權利人通過司法程序認定了權利沖突，并由此啟動請求無效宣告程序，專利復審委員會對生效的判決是否進行審查呢？當然應是無權否定的。“專利復審委員會應據此直接宣告專利無效，這也許正是專利法實施細則第65條3款的本意。但這種宣告純粹是程序意義上的，沒有產生實文體決，這就使專利權無效宣告程序失往了實質意義。”并且，

14、從程序上講，復審委的決定還可以進行司法審查，但此時審查的完全是一種循環、重復，由于復審委的決定已經是依據法院判決作出的，這不但造成司法資源的浪費，而且，使在先權利人維權本錢過高，以至會放棄本應爭取的權利，這一后果與立法的初衷是相悖的。TRIPS第42條之2規定，知識產權的執法程序應公平公道，它們不得過于復雜或花費過高，或包含不公道的時效或無停止的拖延。本次專利法的修改，在專利的審批和維護程序方面，也是本著優化程序，節約資源，減少訴累的原則，但實施細則第六十五條第三款的規定，與該原則不符，是立法上的一個不足。三、在先權利保護的途徑及完善保護在先權利，即是外觀設計專利授權的實質條件，也是無效宣告請

15、求的法定理由之一。但實體法的規范要依靠正當、公道的程序來保障實現。一個切實可行、具有可操縱的程序對解決權利沖突題目尤為重要。以權利沖突為理由請求無效宣告，應該同其他法定理由請求無效宣告一樣，直接向專利復審委員會提出后，當事人只要能夠提交自己在先權利正當取得相關證據，復審委員會就應該受理并進行審查，并作出決定。新專利法將外觀設計無效宣告請求的終審權，劃回到人民法院，不僅是為了適應TRIPS協議的要求，也有利于當事人維護自己的正當權益，有利于確定專利權的正當性。所以，通過行政確認和司法審查程序，基本上可以較好地解決專利權與在先權利的沖突，而按實施細則65條3款的規定，使原本簡捷的程序復雜化，令人困惑、費解。新修訂的商標法，在商標注冊的條件中，也增加了“不得損害他人現有的在先權利”的規定，對權利沖突的解決，采用由在先權利人直接請求商標評審委員會撤銷該注冊商標的程序，對商標評審委員